[오성환의 지식재산권 이야기] 특허침해 판단방법

/사진=이미지투데이

특허침해의 판단은 어떻게 할까. 구성요소완비의 원칙(All element rule)을 고려하면 도움이 된다. 침해피의자의 제품이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시해야 특허 보호범위 내에 실시로 보아 침해가 성립한다는 원칙이다. 침해피의자의 제품이 특허발명의 구성요소 중 하나라도 빠진 것이 있으면 특허침해는 성립하지 않는다. 

부가의 원칙과 생략의 원칙도 있다. 부가의 원칙은 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함한다면 다른 구성요소를 더 포함하더라도 여전히 당해 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속한다는 것을 말한다.

생략의 원칙이란 특허청구범위의 청구항의 구성요소 중 적어도 어느 하나가 생략됐다면 당해 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속하지 않는 것으로 보는 것을 말한다. 용도가 같은 제품은 구조나 생김새도 유사할 수 있다. 따라서 특허권자는 유사함을 강조하면서 침해라고 주장하겠지만 무조건 침해가 되는 것은 아니다. 

이를테면 만약 특허발명이 a+b+c로 구성돼 있고 침해품이 a+b+c+d로 구성됐다면 침해품은 특허발명의 구성요소를 모두 갖췄으니 특허침해에 해당한다. 반면 특허발명이 a+b+c로 구성되고 침해품이 a+b로 구성된다면 침해품은 c 구성을 갖추고 있지 않으므로 특허침해에 해당하지 않는다.

특허권자가 특허권을 받은 후에 정정청구(정정심판 포함)에 따라 특허청구범위를 제한하는 정정을 하며 권리범위를 축소하는 경우도 있다. 따라서 특허권을 확인할 때에는 특허청에서 최후에 발행된 특허공보를 검색해야 한다.

정정청구에 의해 고정수단에 대한 구체적인 한정사항을 추가해 권리범위가 축소됐다면 경쟁업체의 제품이 고정수단에 대한 한정사항까지 전부 포함해야만 특허침해가 성립하는 것이다. 만약 경쟁업체 제품이 고정수단은 포함하나 고정수단에 추가된 한정사항을 포함하지 않는다면 특허침해는 성립하지 않는다.

실무에서도 이처럼 대부분의 모방품들은 특허권의 구성 전부를 포함하지 않는 경우가 많아 특허 침해임을 입증하는 게 쉽지 않다. 현실적으로 모방품들이 특허발명의 구성요소와 완벽하게 구성 전부를 포함하는 경우는 드물고(이를 문언침해라 한다) 대부분 후발업체 등은 기존 특허발명에 약간의 회피설계를 하거나 더 나은 효과를 내기 위해 업그레이드하기 때문에 구성요소완비의 원칙에 의해서 문언침해가 성립하는 경우는 많지 않다.

이렇게 구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용하면 약간의 설계 변경한 모방품에 대해 제재를 가할 수 없는 불합리한 현상이 발생할 수밖에 없다. 따라서 판례는 정당한 특허권자의 보호를 위해서 보호범위를 확장해 균등침해를 인정하고 있다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제645호(2020년 5월19~25일)에 실린 기사입니다.

■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자