[오성환의 지식재산권 이야기] "왜 이런걸 보냈지?" 의도부터 살피자

/이미지=김영찬 기자

특허권자로부터 특허 침해 경고장을 받으면 어쩔 줄 몰라 당황하게 마련이다. 하지만 아홉 가지 원칙을 미리 알아두면 보다 적절하게 대응할 수 있다.

첫째, 경고장을 통해 사업중지를 희망하는지 아니면 라이센스 수입을 원하는지 의도를 분석할 수 있다. 판단이 어렵다면 회사에서 직접 보냈는지 법률사무소에서 보냈는지 알아보자.

둘째, 특허가 특정됐는지 제품이 특정됐는지도 확인해야 한다. 유효한 특허권에 근거한 것인지 주체가 권원이 있는 특허권자인지를 파악해야 한다. 경고장에서 침해제품과 침해받은 특허를 명기해 침해주장을 펼쳐야 하기에 단순히 특허를 침해했다는 수준의 주장은 법적 효력이 없다.

셋째, 상대의 사업분야를 살피고 침해자와의 관계, 비즈니스 관계 등을 조사해야 한다. 매출규모와 특허현황, 영업현황을 파악하다 보면 의도가 드러나는 경우가 많다. 특허권자의 NPE(특허괴물) 여부, 자금력이 있는 회사인지도 감안해야 한다.

넷째, 분쟁 전담 팀을 꾸려야 한다. 분쟁진행 상황을 파악해 업무 전반을 관리하는 리더, 처리절차와 기한 및 증거서류 관리 등을 처리하는 담당 팀원, 제품의 기술정보를 대리인에게 정확히 전달할 팀원 등 3~5명으로 구성한다. 중소기업에서는 통상업무와 병행해 대응업무를 처리할 팀을 구성해 관련 업체와 공동대응하되 기술 분석이나 무효자료 조사 등은 공동으로 분담하는 방법을 꾀하는 게 좋다.

다섯째, 특허권과 그 권리의 기술적 내용이 무엇인지 정확히 파악해야 한다. 특히 명세서 및 선행기술을 기초로 특허 청구범위를 해석할 필요가 있다. 그리고 해당 특허에 대한 실시권자로부터 구매한 부품을 이용하여 완제품을 제조, 판매한 경우(권리소진 이론) 또는 선사용권 및 중용권 등과 같이 특허 발명을 실시하는 데 정당한 권한이 있는지도 살펴야 한다.

여섯째, 심사포대를 꼭 열람해보자. 요즘은 인터넷을 통해 각국 특허청의 홈페이지에서 출원포대 다운로드가 가능하다. 특허청에 보관된 관련 서류를 입수해 출원에서 등록에 이르기까지의 모든 상황을 살펴야 한다. 권리 일부를 포기한 내용이 있는지 등 권리변동과 심사과정에서 인용된 선행기술 파악도 중요하다.

일곱째, 해석된 특허청구범위를 기초로 해당 제품과 행위가 특허청구범위를 문언적으로 침해하는지를 살피고 균등론에 의한 침해가 성립될 수 있는지를 따져야 한다. 외부 전문가의 의견을 받아 객관적으로 판단할 필요가 있다.

여덟째, 무효화 논리를 개발해야 한다. 해석된 특허청구범위를 기초로 국내외 특허의 선행기술조사를 실시하고 해당 특허와 관련해 다른 분쟁이 있었거나 분쟁이 진행되는지 여부를 살피자. 무효사유를 찾지 못했더라도 무효심판을 통해 압박 후 특허권자와 협의할 수 있다.

아홉째, 특허권자를 특허공격 할 수 있는 특허를 자사가 보유했는지 파악함으로써 크로스-라이센스(상호 특허사용 허가) 및 역제소를 준비해야 한다.

■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자