[오성환의 지식재산권 이야기] '공지된 기술'과 권리행사

/사진=클립아트

공지기술 제외설이란 특허 침해소송이나 권리범위확인심판에서 특허권의 권리범위를 정할 때 특허발명의 구성 전부가 출원 당시 공지기술에 해당하면 공지기술의 권리범위를 인정할 수 없다는 이론이다.

이는 특허발명의 당연무효를 전제로 하는 것은 아니다. 공지된 사실은 특허발명의 권리범위로부터 제외한다는 것이다. 공지기술은 공중의 자유영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하므로 특허권의 권리범위로부터 제외돼야 한다는 말이다.

특허발명 전부가 공지기술인 경우는 특허무효법의 보호를 받지 못한다. 특허법은 공개의 대가로 특허권이라는 독점·배타권을 부여한다. 따라서 새로운 발명을 공개하지 않도록 잘못 등록한 경우 권리를 인정받지 못한다. 예컨대 기존 공지기술이 A+B+C이고 새로운 발명이 A+B+C로 똑같지만 착오로 등록된 경우 권리범위를 인정하지 않는다.

특허발명의 다수 구성요소 중 일부가 공지기술인 경우에 이를 특허권리범위에서 제외해야 하는지도 살펴봐야 한다. 대법원 판례에는 “공지기술이 신규 발명과 유기적으로 결합된 경우 공지부분까지 권리범위가 미치고 신규 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없으면 그 권리범위를 확장할 수 없다”며 유기적 결합여부를 중요하게 판단했다.

/사진=오성환 법무법인 바른 지식재산권 전문 변호사

대법원은 “구성요소들이 결합된 전체로 하나의 발명이 되는 것이고 구성요소를 분리하면 발명의 목적달성이 불가능하게 된다”면서 특허발명의 권리범위를 판단할 때 공지된 부분을 제외해서는 안 된다고 판결했다.

일부 공지기술을 제외할 수 없는 이유를 살펴보자. 특허발명의 각 구성은 공지되지 않은 구성을 찾기가 어렵고 대부분 발명들은 공지된 구성들의 결합으로 이뤄져 있다. 또 만약 공지기술을 제외한다면 보호범위가 더 넓어지는 기현상이 발생한다.

만약 특허발명에 공지되지 않은 구성요소가 있다면 그 구성요소를 따로 특허출원 해서 특허등록을 받으면 된다.

특허발명의 구성요소인 A+B+C가 있다고 가정하자. A구성이 출원 전에 공지되지 않았다면 A에 대해 특허출원을 해서 특허권을 받으면 된다. 하지만 대부분 구성요소는 이미 공지돼 있다. 구성요소가 비공지인 경우는 거의 존재하지 않는다. 공지된 구성요소를 특허권의 권리범위에서 제외하는 것은 타당하지 않다.

위와 같은 이유로 특허발명의 구성요소 중 일부만 공지된 경우 이를 제외하지 않고 특허권리범위를 판단한다. 결국 일부가 공지된 기술을 보호범위에서 제외한다는 법리는 구성요소가 공지일 때 구성요소 자체를 권리범위에서 제외한다는 것이 아니다. 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실시유형 중 공지된 실시유형을 그 권리범위에서 제외한다는 것으로 해석해야 한다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제560호(2018년 10월3~9일)에 실린 기사입니다.